编者按：

《专利法》33条规定:"申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围..."

否则，先申请制度将形同虚设～

 

近期，最高院(2013)行提字第21号提审案件中认为：

“可以考虑通过在专利授权确权行政审查过程中设置相应的回复程序，允许专利申请人和专利权人放弃不符合专利法第三十三条的修改内容，将专利申请和授权文本再修改回到申请日提交的原始文本状态等程序性途径予以解决，避免确有创造性的发明创造因为“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而丧失其本应获得的与其对现有技术的贡献相适应的专利权。”

这确实体现了保护科技创新的良苦用心，可以恢复原状，可以“回到解放前”，当然，也可能导致连锁反应：

 

思考一、非发明点修改回原专利会可能产生新颖性和创造性之外其它无效理由，可能造成审级缺失。

 

专利无效理由除了新颖性和创造性以外还有其它理由，如权利要求不否清楚、重复授权、公开不充分等；

如果允许针对非发明点（即使是发明点也一样）修改到原专利状态，而原专利状态在专利审查程序中是未经过这些要求审查的，修改回原专利状态，是否需要专利局（而不是专利复审委）重新进行审查；

如果不回到专利局阶段的审查，进而导向出现申请人可以通过这种方式“躲避”审查获得不同“待遇”的嫌疑。

同理，若允许修改到原专利状态，则需要另外给无效请求人针对修改回的文本进行补充理由和证据的机会。

 

思考二、针对不同现有技术，发明点和非发明点的划分边界可能会发生变化。

发明点和非发明点的划分是一个动态过程；

在实质审查阶段可根据审查员检索的现有技术对比文献划分出发明点和非发明点，但该划分不是一成不变的，随着对比文献的变化增多（如无效增加的实质审查程序未出现的对比文献），一些发明点会转变成非发明点（但不存在非发明点转化成发明点的情况）；

首先需要重新确定发明点和非发明点的划分边界，然而还可能出现针对相同专利提起的多次无效程序，可能带来不同次无效程序之间的发明点和非发明点边界的转移，往往在后的无效将发明点变更成非发明点；

第一次无效宣告根据确定的边界进行审查得出的决定生效后，若又出现新的对比文献引发边界转移。

思考三、驳回程序修改超范围增加特别“释明”程序，可能优待申请人

根据听证原则，需要将驳回理由在之前审查程序中通知申请人并给予申请人陈述意见机会。

而根据判决指出，可以考虑通过在专利授权确权行政审查过程中设置相应回复程序，允许专利申请人放弃不符合专利法第三十三条的修改内容，提到授权行政审查过程中设置相应的回复程序；

由于驳回理由诸多，且这些驳回理由在专利法、细则和指南规定的十分清楚，是否需要额对于修改超范围设置单独的回复程序进行优待。

 

思考四、专利法第三十三条的主要和直接的立法本意是否是鼓励创新

判决中指出，对于发明点如果仅仅因为专利文件中“非发明点”的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献；

最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权，专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应，不仅有违实质公平，也有悖于专利法第三十三条的立法本意，不利于创新激励和科技发展。

但笔者认为：

该条款的立法本意之一是尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权，实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配。

诚然，从广义上来说，专利法所有条文最终目的都是为了鼓励创新，但每一条都具有它自己独立的基本价值或主要价值；

修改超范围从本意上是对申请人权利的限制，通过“牺牲”一部分申请人的利益来换取社会公众利益的平衡，这在某种意义上来说与鼓励创新没有本质矛盾。

 

思考五、修改超范围作为驳回理由将变得很脆弱。

若允许在无效阶段修改回原专利状态，那授权前的审查阶段，审查员要以修改超范围作为驳回理由将变得非常为难，对申请人没有实际约束力；

即使实质审查以该理由驳回，在后续无效程序仍然可以补救，当然在申请审查实务中，若因为修改超范围而被驳回，可以通过在驳回复审程序老老实实改回去，审查员仍然会放你一条生路获得授权；

但这个与专利授权后的无效程序修改有差异，驳回复审授权前允许修改回原专利，毕竟此时专利权尚未产生，不会对公众造成困扰，只是单边利益博弈，而一旦授权后再允许修改回原专利容易造成多边利益博弈，让权利可能长期处于不确定状态。 

思考六、对于提高撰写代理水平的导向作用是否减弱

由于修改超范围允许在授权后的无效程序中进行回改（或叫悔改），而无效程序属于专利末端确权程序，申请人当然希望在专利授权前根据自己的需要修改成最完美状态，从而获得不当利益；

如果未被公众发现或挑战，这种不当利益会一直维系到专利权终止，即使被人挑战，专利权人还有“回到解放前”的机会；

且这种回到原专利状态的“打回原形”没有任何损失，专利申请人“何乐不为”；

这样可能不利于鼓励提高专利代理水平。

思考七、可能破坏公示信赖利益

专利一经授权公告，社会公众清晰确定保护范围，从而知悉权利边界，基于对授权文本公示信赖，与专利划清界限，从而规避专利以寻找新的创新技术也是促进技术进步的一种方式。

若经过公示的专利文本仍然可修改回原文本会可能导致权利范围不确定性。

特别是涉及实用新型，申请提交文本不公布，直接公布授权文本，若允许修改回原专利状态，而公众又没有途径获得申请提交文本（原专利状态），更可能容易导致权利边界摇摆而对公众造成困扰。

 

思考八、申请人不为修改超范围买单可能引发“使劲”修改。

由于申请人不用为修改超范围买单，反正最后阶段都有一次起死回生的机会；

那么申请人可能会“使劲”地修改，而审查员要疲于“找茬”，漏网之鱼不是申请人责任而是审查员责任，极大加重审查员的审查仔细度。

申请人不用为自己的错误买单，而需要让公众买单，可能引发新的不公平。

当然，该判决正面价值导向至少有三点：

一、强化司法主导，逐步确立司法在专利授权确权的绝对话语权。

二、鼓励创新，让确有贡献的发明创造想方设法获得专利权。

三、差异化对待发明和实用新型的发明点和非发明点。

 

 来源: 杭知桥所王梨华律师赐稿 知产库编辑