员工怎么申请专利，老板才没辙？

——职务发明相关问题解析

中国从一个模仿大国逐步走向小规模创新，越来越多的个人或企业意识到申请专利的必要性。2008年4月国务院通过《国家知识产权战略纲要》，鼓励创新，出台奖励政策，专利申请量大幅度增长，由此也引发了众多的专利权属纠纷，也正因为职务发明的完成者和非职务发明的完成者，两者的个人所得利益悬殊，企业与员工之间的矛盾更加尖锐。笔者结合法院在审判实践中对专利权权属纠纷的处理，对职务发明相关问题做一个解析。

创新  权属纠纷  职务发明  利益悬殊

随着知识经济全球深入发展，国际社会更加重视知识产权，更加重视鼓励创新，知识产权日益成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素。同时我国经济逐步融入世界经济，一方面我国企业等民事主体在世界贸易组织中享受权利的同时，也面临着发达国家知识产权竞争优势的严峻挑战，发达国家期翼加强知识产权保护的方式打击进口本国的外国企业从而取得更大的市场份额，如美国频频启动“337”调查，对我国电子、通信、机械、家电、化工、轻工等若干个行业造成严重影响，我国众多企业处于被动局面。

为此，随着《国家知识产权战略纲要》的颁布，越来越多的市场主体意识到知识产权保护的重要性，知识产权既可作为矛打击对手的侵权行为，又可作为盾保护自主技术或产品，在市场经济扮演着越来越重要的角色。

而最重要一点是，虽然一项技术不通过授予专利权也会产生经济效益，但在缺少法律保护的前提下，很容易成为公有技术，人人得而用之，久而久之，便失去优势，相反，一项技术一旦被授予专利权就成了无形资产，具有经济价值，在专利法规定的保护期限内，专利便可以如商品般在市场经济中自由流转，通过转让、许可、创造等各种方式产生经济效益，由此，专利权属纠纷屡见不鲜，其中以职务发明的权属纠纷尤为突出，原因在于：根据我国现行法律制度和政策 ，职务发明的完成者和非职务发明的完成者，个人获得经济利益的悬殊导致发明人总是力争将其作为非职务发明去申请专利。本文，笔者就专利权属纠纷中的职务发明权属纠纷相关问题进行分析阐述。

一、如何理解职务发明

什么叫职务发明？笔者认为职务发明=职务+发明，“职务”和“发明”是职务发明的充分必要条件，两部分均满足的情况下才能被认定为职务发明。

1、关于“职务”

员工与企业之间是否正存在或者曾经存在劳动关系，这是确定职务发明的前提条件。根据专利法第六条规定，“职务”从工作类型上可分为：与本职（包括临时单位）工作相关的、除本职工作以外的由单位（包括临时单位）交付的任务；从时间上可分为：劳动关系存续期间的；退休、调离原单位（包括临时单位）后或者劳动、人事关系终止后1年内的。职务发明应当是类型和时间的两两组合，即职务发明有四种类型：（1）劳动关系关系存续期间因本职工作作出的发明创造；（2）劳动关系存续期间因履行单位交付的任务而作出的发明创造；（3）退休、调离或劳动关系、人事关系终止后一年内与承担原本职工作有关的发明创造；（4）退休、调离或劳动关系、人事关系终止后一年内与原单位分配的任务有关的发明创造。

2、关于“发明”

此处发明应当理解为发明该创造，发明该创造的员工为发明人或者设计人。

根据《专利法实施细则》第13条规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第6条对发明人或设计人做了一个更全面的规定：人民法院在认定是否是发明人或技术人（即对创造性贡献进行认定）时应当分解所涉及技术成果的实质性技术构成，提出实质性技术构成并由此实现技术方案的人，是作出创造性贡献的人，是发明人或者设计人，提供资金、设备、材料、试验条件，进行组织管理，协助绘制图纸、整理资料、翻译文献等人员，不属于完成技术成果的人，不是发明人或设计人。

3、属于职务发明的特殊情况

根据《专利法》及《专利法实施细则》规定，主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造也属于发明创造，本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。

根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》相关规定，“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形，但下列情况除外：

对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的或在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

二、职务发明与非职务发明的认定

虽然，《专利法》和《专利法实施细则》对如何区分职务发明和非职务发明做了规定，但是规定过于笼统，实践中的问题又比较复杂，条文理解不同，得出的结论也有所不同，所以有必要先理清职务发明和非职务发明中所涉及的模糊概念。

1、关于“本职工作”。“本职”的范围应当是指发明人或者设计人的职务范围，即工作责任、工作职责的范围，而不是指所属单位的业务范围，也不是指个人所学专业的业务范围，不能简单地认为凡是同发明人（设计人）从事的专业工作或业务有某种联系的发明创造，均是职务发明。如（2009）黔高民三终字第3号判决书认为：本案中，桂希衡担任的是兴义公路局的领导职务，履行行政领导职责，研究沥青改性剂并非其本职工作；如（2012）沪高民三(知)终字第53号判决认为：本职工作是指根据劳动合同、聘用合同等确定的工作人员的工作职责，对系争专利是否应属职务发明还考虑了如下因素：首先，原告已根据劳动合同附件所约定的岗位职责支付被告相应的岗位津贴，而被告在实际工作中亦履行了产品研发经理的职务，其次，系争专利是在原告承接“中广核”项目中为解决技术难题而开发，故涉案专利系被告为完成其本职工作而进行的发明创造，属于职务发明。

2、关于“本单位交付的任务”。所谓“本单位交付的任务”，是除本职工作以外由单位交付的短期或临时的任务，如为特定的目的临时设立的研究、设计小组等，一般性号召和要求不能作为本单位交付的任务。如（2009）川民终字第503号判决书认为：本案中，根据精钻公司提交证据和其法定代表人庭审中所作陈述，飞艇制造所涉技术是成熟的现有技术，精钻公司根据制作飞艇的需要绘制零件图纸、生产零件并组装试制了一架飞艇。在此过程中，精钻公司并未就飞艇现有技术中存在哪些缺陷进行总结，也未将应在哪些方面进行技术创新及如何创新等内容列入公司计划。并且，精钻公司试制的飞艇未安装泄气阀装置，沈灏本人也陈述因为安全回收问题没有解决，精钻公司在试飞之后未再开发飞艇。可见，精钻公司也从未组织实施过泄气阀装置的研发任务。因精钻公司提交的现有证据均不足以证明其有研发飞艇泄气阀装置的任务并向有关技术人员派发了该任务，故精钻公司认为泄气阀项目必然是飞艇项目的子项目无事实依据，本院不予支持。

3、关于“主要是利用本单位的物质技术条件”。第一，应当明确利用的物质技术条件是属于本单位，即属于发明创造的发明人所在的单位，利用本单位以外的物质技术条件的，本单位无权提出异议；第二，应当明确物质技术条件的利用的是为了完成某个发明创造，而不是为了实施某个已经完成的技术方案（发明创造），即应当确定物质技术条件的利用目的及利用的时期；第三，应当明确“物质技术条件”是指单位的资金、设备、零部件、原材料、繁殖材料或者不向外公开的技术资料等，如单位的介绍信、银行账号以及利用了单位已公开的技术资料等不在此列；第四，应当明确“主要”是利用了本单位的物质技术条件，即该物质技术条件在发明创造完成过程中起到了主要作用，若缺少这种物质技术条件，该发明创造就可能完成不了；第五，约定返还资金或者支付使用费，或者仅在完成后利用单位的物质技术条件验证或者测试的除外。如（2010）粤高法民三终字第15号判决认为：是否构成职务发明创造应从是否执行本单位任务，或者是否主要利用本单位的物质技术条件进行判断，同时应当明确，只有当执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件是为了完成某个发明创造（技术方案），而不是为了实施某个发明创造（技术方案）时，该发明创造才是职务发明创造。

4、关于发明创造完成的时间。在判断一项技术方案是否属于职务发明，还应当看其完成的时间，如果技术完成时间是在签订劳动合同或者形成事实劳动关系之前，更或者是在退休、离职、终止劳动关系一年后的，技术方案应当属于非职务发明。根据《专利法》第九条规定，我国专利以先申请为原则，从事实上看，一项技术方案完成的时间一定先于申请日，但在技术方案完成日无法查明时，可将申请日作为技术方案完成日。

5、在发生权属纠纷时，企业或者员工应当按照《民事诉讼法》及《关于民事诉讼证据的若干规定》中的“谁主张、谁举证”的原则进行举证。

三、专利权权属纠纷是否适用诉讼时效的问题

目前，我国法律并未明确规定专利权权属纠纷的诉讼时效制度，《民法通则》第一百三十五条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外，而《专利法》也只是对专利侵权的诉讼时效做了规定。目前，有两种观点，一种是认为对于专利权权属争议，其诉讼时效期间及起算时间法律并未特殊规定的，应适用一般规定，即根据《民法通则》规定，应当适用两年的诉讼时效期间，另一种认为诉讼时效只适用于请求权纠纷，专利权权属纠纷不适用诉讼时效。

笔者认同后一种观点，原因在于：专利权是一种无形的财产权，专利权人往往无从知道其发明创造成果被他人擅自使用，如果僵化地适用《民法通则》第135条规定，反而让侵权者享有了本不属于他的发明创造成果，损害了真正的权利人的合法权益，违法了公平正义原则的要求，不利于建立和谐的专利法律秩序，如（2009）粤高法民三终字第6号判决、（2009）豫法民三终字第126号判决、(2010)冀民三终字第82号判决、如（2011）湘高法民三终字第47号判决均有相同观点。2003年10月29日，最高人民法院民事审判第三庭庭长蒋志培在全国法院专利审判工作座谈会上的总结讲话中，对专利权权属纠纷的诉讼时效问题，他这样讲到：由于侵权而导致的专利权权属纠纷，不受诉讼时效的限制，但当然要受到专利权利存在期限的限制，而对于因合同引起的权属纠纷，可以根据合同纠纷的诉讼时效来处理。

四、关于职务发明权属纠纷中比较特殊的情形

 1、关于返聘。尽管根据《专利法实施细则》的规定，退休一年之内，所作出的发明创造与在原单位承担的本职工作或与原单位分配的任务有关的，应当属于职务发明，退休一年后，即使所作出的发明创造与在原单位承担的本职工作或者与原单位分配的任务有关的，应当属于非职务发明，但是在对退休后被原单位返聘，在承担本职工作或者单位交付的任务中所作出的发明创造，是否属于职务发明，法律没有明确规定，笔者认为此种情况，仍应属于职务发明。

对于退休返聘行为的法律定性，我国劳动立法并未做出明确规定，大致可以分为劳动关系说和劳务关系说两种，但是不管是劳动关系还是劳务关系，应当受《专利法》及《专利法实施细则》中对于职务发明的相关规定调整，原因在于，一，退休人员被原单位返聘，原单位仍应支付报酬，返聘人员在一定程度上还是受原单位的监管，因此所作的发明创造与承担的本职工作或者单位分配的任务有关的，属于职务发明，是符合公平公正原则的；二，《专利法实施细则》规定，退休后一年内，所作的发明创造与承担的原本职工作或者单位分配的任务有关的，仍属于职务发明，这也是出于保护单位利益的立法目的，因此，返聘人员的发明创造与承担的本职工作或者单位交付的任务有关的，属于职务发明，是符合立法目的的，（2008）沪高民三（知）终字第129号判决也有类似观点。

2、名为合作开发或者委托开发，同时又支付工资的情形。技术人员与企业单位签订了一份合作开发或者委托开发合同，但是同时企业单位又支付工资给技术人员，这类情况应当具体情况具体分析，首先，应当先确定技术人员与企业单位的关系，是否存在劳动关系，如企业单位是否与技术人员签订劳动合同、企业单位是否为技术人员缴纳社会保险、技术人员是否以员工名义按月领取固定报酬等，其次，应当明确技术人员所领取的报酬是何种性质，是工资还是以工资名义报销的开发费用，只有查明这两个事实，才能确定发明创造的真正权利人，如(2010)苏知民终字第0096号判决也有类似观点。

五、关于职务发明的权属是否可以通过约定的问题

《专利法》第6条规定，利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。《职务发明条例草案（送审稿）》第九条规定：单位可以在依法制定的规章制度中规定或者与发明人约定利用单位物质技术条件完成的发明的权利归属。

值得注意的一点是，利用本单位的物质技术条件和主要利用本单位的物质技术条件是两个不同的概念，当然，主要利用本单位的物质技术条件也是属于利用本单位的物质技术条件中的一种情形。因此，在职务发明的5种类型中，只有主要是利用了本单位的物质技术条件所完成的职务发明才可以通过约定确定权属，其它承担本职工作及完成单位指派的任务完成的职务发明不能通过约定，而应当遵从法定。

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